jueves, 8 de marzo de 2012

Marcas y Nombres de Dominio.

Antecedente Históricos del nombre de dominio: 
Tiene un origen bélico, ya que nació dentro del ambiente militar como sistema de información durante la guerra fría). En Argentina, la conectividad data del año 1987 en cuya etapa la Red solo era utilizada por Organismos oficiales, de seguridad e investigación científica. En 1994 se produjo la liberación internacional al uso privado y uso comercial de la red global.
Evolucionó en tres diferentes etapas: 1- Arpanet (Origen bélico) 2- Académica. 3- Comercial (empezó a asociarse el nombre de dominio con la marca). Es en esta tercera etapa que aparecen los conflictos entre ambos sistemas.
Definición: corresponde a una dirección originalmente numérica, hoy alfanumérica.
Como ya todos sabemos a esta altura, el acceso a las operaciones de Internet necesita una identificación, gracias a la cual distingue “en teoría” a su propietario en todo el mundo. Los comerciantes se individualizan mediante un nombre comercial o “marca” y protegen sus bienes y servicios mediante su registro. La identificación en internet se denomina “Nombre de Dominio”. El nombre de dominio es un signo distintivo para identificarse dentro de la Red. Es una identidad particular. Es una creación intelectual del solicitante. El sistema de nombres de dominio es el empleado en internet para poder asignar y usar universalmente nombres unívocos para referirse a los equipos conectados a la red.

Una persona física o jurídica que desee contar con una presencia en la Red debe tener una dirección que sea identificable desde cualquier ordenador. Esa dirección debe ser única, no pueden existir dos iguales. Debido a la dificultad que un usuario puede tener para acceder a las direcciones por no conocer su nombre de dominio es que las empresas frecuentemente registran como nombres de dominio sus propios nombres o las marcas con las que son conocidas. Tener un nombre de dominio conocido o fácilmente deducible es de vital importancia para las compañías que quieren desarrollar su actividad en Internet.

Formando parte del nombre de dominio pueden quedar contenidas o reflejadas marcas o nombres: el resultado final no es ninguno de estos derechos conocidos (marca o nombre) sino un tercero que puede categorizarse entre los derechos intelectuales. Se discute si se trata de un derecho de propiedad intelectual o, dentro de ella, de un derecho de propiedad industrial. Merece el amparo de la Constitución Nacional (artículo 18).

La reserva para uso exclusivo de Internet en un determinado nivel se obtiene mediante un contrato con una institución de administración delegada que funciona como administrador. Actualmente los nombres de dominio son registrados en Cancillería, Registro NIC.


CLASIFICACION DE LOS NOMBRES DE DOMINIO:
El dominio de primer nivel es el grupo de letras que va desde el final hasta el primer punto. Asimismo, hay dos tipos de dominios de primer nivel:
1- Los dominios territoriales (ccTLD’s) constan de dos letras e indican la procedencia territorial de la página: ar, fr.
2- Los dominios internacionales genéricos (gTLD’s): constan de tres letras y reflejan dependencias administrativas o una determinada actividad. Existen seis subniveles: edu (educación) gov (uso oficial) com (comercial) mil (militar) org (organizaciones no gubernamentales) y net (administración de otras redes).

El dominio de segundo nivel: es el nombre de la institución en la que reside la página. Por ejemplo: http://www.lanacion.com.ar. En este ejemplo es “la nacion”.

Por otro lado, definiendo el otro universo del que comenzamos hablando, diremos que una MARCA es un signo distintivo aplicado a los productos y/o servicios de una persona física o jurídica para diferenciarlos de los de sus competidores. Puede estar formado por una o varias palabras, letras, números, dibujos o imágenes, emblemas, colores o combinaciones de colores. También por combinaciones de lo anterior. Se categoriza entre los derechos intelectuales y dentro de ellos como derecho industrial. Merece amparo de la Constitución Nacional (art. 18)
Se registran en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Economía. En el ejemplo dado la marca es. La nación.

Previo a comenzar al análisis las diferentes situaciones que se han suscitado entre los nombres de dominio y las marcas, como la interpretación dada por los tribunales nacionales e internacionales al respecto, creemos conveniente describir las reglas que el “I.C.A.N.N.” ha establecido específicamente para resolver disputas entre marcas y nombres de dominio, las cuales cobran singular importancia por ser las únicas existentes hasta el momento, y por la propagación que tienen dado que el registrante adhiere a estas reglas automáticamente al momento de solicitar el registro del nombre de dominio por ante alguna de las entidades aprobadas para la asignación de nombres por esa corporación (abarcan todos los dominios de primer nivel “.com”).
Reglas del “I.C.A.N.N.”. En virtud de la proliferación de conflictos entre nombres de dominio y marcas, el “I.C.A.N.N.” fijó una serie de reglas de resolución a las cuales cada usuario adhiere en el momento de registrar su nombre de dominio.
Asimismo establece un reglamento de procedimiento para la resolución alternativa de conflictos habilitando diversas organizaciones para resolverlos aplicando sus reglas.
En las mismas se fijan principios sobre la relación marca registrada-nombre de dominio.
Así se establece que si una persona entiende que algún nombre de dominio es idéntico o confundible con su marca registrada podrá iniciar el procedimiento de resolución probando la existencia de los siguientes extremos:
· que el nombre de dominio es idéntico o confundible a un registro de marca propiedad del actor;
· que el registrante del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos respecto de dicho dominio;
· que el nombre de dominio fue registrado y es usado con mala fe.
Prueba del registro y uso de mala fe.
Las reglas del “I.C.A.N.N.” califican, en forma autónoma, a la mala fe describiendo las siguientes hipótesis donde la misma se presume:
· las circunstancias indican que el nombre de dominio ha sido registrado o adquirido principalmente para venderlo, alquilarlo, o transferirlo al actor que es el titular de la marca registrada o a su competidor, por una suma que exceda el efectivo costo de registro del nombre de dominio;
· el nombre de dominio ha sido registrado para impedir que el titular de la marca registrada promocione sus productos o servicios a través de un nombre de dominio;
· el nombre de dominio ha sido registrado para entorpecer el giro comercial de un competidor;
· por el uso del nombre de dominio, se ha intentado atraer para beneficio comercial, usuarios de Internet al sitio del registrante, mediante la creación de una similitud o confusión con la marca del actor, ya sea por la fuente, esponsoreo, vínculo, o “endorsement” del sitio del registrante, o localización, o por el producto o servicio relacionado con el sitio del registrante.
Prueba del interés legítimo.
Los elementos que debe presentar el demandado para probar su interés legítimo en el nombre de dominio, conforme las reglas del “I.C.A.N.N.” son:
· que antes de ser notificado de la disputa, debe demostrar que la usaba o había realizado actos preparatorios demostrables para usar el nombre de dominio en conexión con la oferta de buena fe de productos o servicios;
· que el demandado era reconocido como individuo o negocio, u otra organización, por el nombre de dominio, no obstante no haber adquirido derechos marcarios,
· que el demandado esta haciendo uso no comercial del nombre de dominio, sin intentar obtener beneficio comercial y confundir a los consumidores con la marca objeto del conflicto.
Básicamente, las reglas del “I.C.A.N.N.” buscan dilucidar el interés legítimo del registrante del dominio permitiendo que éste pueda retener su registro al probar tal circunstancia.

Marcas y nombres de dominio en Internet
Cuarta Parte

Resolución de Conflictos
Las reglas del “I.C.A.N.N.” parecen surgir como respuesta a los numerosos conflictos causados por los conocidos “squatters” 1.
Estas disputas resultan inconvenientes para ser planteadas ante la justicia por los retardos y costos que las mismas acarrean, por lo que consideramos convenientes las soluciones dadas por las reglas del “I.C.A.N.N.”. Sin embargo, creemos que existen diversas situaciones en las cuales las mismas no resultan ser adecuadas a los fines perseguidos provocando en algunos supuestos inequidades tanto para los titulares de dominios como para los marcarios.
Efectuadas estas aclaraciones y para hacer más comprensible los conflictos que pueden suscitarse entre nombres de dominio y marcas, hemos tomado distintas situaciones en las cuales puede observarse cómo resolvió la justicia y en qué medida las reglas establecidas por el “I.C.A.N.N.” resultan convenientes.
Marca vs. Titular de dominio. Dominio sin interés legítimo o mala fe. La presente situación es la que se da con mayor frecuencia siendo la que originó la disputa entre nombre de domino y marca registrada. Constituye el tipo de conflicto con mayor tratamiento jurisprudencial, pudiendo afirmarse que las reglas de resolución de conflictos del “I.C.A.N.N.” fueron redactadas para solucionar principalmente estos casos.
Esta situación se origina con el proceder de los llamados “squatters” o “especuladores”, quienes obtienen como nombres de dominios marcas registradas por empresas de reconocida trayectoria, a fin de especular con la venta de los mismos a los propios titulares marcarios.
Han ocurrido numerosos casos de empresas de gran notoriedad que tuvieron que adquirir el nombre de dominio homónimo a su marca, a fin de evitar tiempo y dinero en litigios que, hasta no hace mucho tiempo, parecían bastante inciertos en virtud de las dificultades que causaba dilucidar cual sería la jurisdicción competente, como así también determinar la ley aplicable al caso.
A medida que los diferendos fueron planteados ante las autoridades jurisdiccionales, se pudo advertir que los tribunales de diversos países han sido renuentes en dar la razón a los titulares de los nombres de dominio que no demostraran un interés legítimo sobre los mismos, desapoderando a los “squatters” o especuladores de los dominios que había registrado y permitiendo su posterior registro a favor de los titulares de marcas registradas.
Estados Unidos de Norteamérica. La tendencia enunciada en el párrafo precedente comenzó en los E.E.U.U. con diversos “leading cases”. Uno de ellos, que asimismo revistió gran notoriedad en el medio como “squatter”, fue el Sr. Dennis Toeppen2. La citada persona había registrado numerosos nombres de dominio homónimos con marcas de reconocida trayectoria en el mercado con el único propósito de su posterior venta. El caso “Panavision International L.P. v. Toeppen” es un claro supuesto de conflicto originado entre un “squatter” y una empresa de reconocida trayectoria. Sintéticamente los hechos fueron los siguientes: el Sr. Toeppen registró el nombre de dominio “panavision.com”. La empresa “Panavision International L.P.” era la dueña de la marca registrada “panavision” en relación a la equipos de cámara cinematográfica. Al verse imposibilitada de obtener el nombre de dominio, por encontrarse previamente registrado, “Panavision” intimó al Sr.Toeppen a que le cediera el mismo en virtud de derechos marcarios preexistentes. El Sr.Toeppen respondió que el registro de nombre de dominio no constituía uso de marca, y ofreció la cesión a cambio de trece mil dólares. “Panavision” rechazó la oferta y comenzó acciones judiciales. La Corte de distrito de California estableció que las acciones de Toeppen violaban la Ley Federal de Dilución de Marca de 1995 y la Ley Antidilución de California. El demandado sostenía que el mero registro del nombre de dominio no era uso comercial por lo que no podían aplicarle la ley antidilución. La Corte, finalmente, estableció que el intento de vender el nombre de dominio constituía uso comercial que implicaba la dilución de marca y que la conducta de Toeppen restringía la capacidad de “Panavision” de distinguir sus productos en el ámbito de “Internet”.
De lo expresado se advierte claramente la tendencia de la jurisprudencia norteamericana en el sentido de favorecer a quien tiene una marca registrada o notoria frente a los especuladores.
Ambito Nacional. En la República Argentina se presentaron casos similares donde la Justicia Civil y Comercial Federal también se inclinó por el titular de la marca registrada La Justicia Federal hizo lugar a medidas provisionales innovativas consistentes en suspender preventivamente el nombre de dominio registrado en “Nic-Argentina”, y autorizar el uso del mismo al actor, titular de la marca registrada.
Un “leading case” argentino lo constituyó el de las “Heladerías Freddo”3. En las citadas actuaciones la medida cautelar fue ordenada por resolución del 26 de noviembre de 1997. El Señor Juez justificó la medida provisional basándose en las particularidades del caso, y hallando que el accionado había implementado el uso a prima fase indebido de la denominación “Freddo”. El Dr. Marquez consideró que dicha conducta tenía efectos excluyentes sobre el titular marcario, su prolongación en el tiempo sería susceptible de provocar un perjuicio cierto e irreparable, a consecuencia de la citada exclusión. Por tal motivo, consideró configurada en el caso la verosimilitud del derecho del actor para requerir la pertinente protección cautelar, en tanto resultaba evidente que la accionada había negado toda posibilidad respecto del empleo de la marca en cuestión en el ámbito de “Internet”, probándose a su vez el interés legítimo del accionante a partir de la titularidad que ostentaba, para obtener el nombre de dominio. El Juez entendió que atento las modalidades y efectos de la infracción denunciada las medidas previstas por el art. 35 de la Ley Nro.22.362, habida cuenta su limitada finalidad, no bastaban para impedir la prosecución del daño denunciado, por lo que fundó la medida en el art. 50 inc.2º del acuerdo “A.D.P.I.C.” según acta final de la Ronda Uruguay, que fuera aprobada por la Ley Nro.24.424.
En igual sentido se resolvió en los casos: “Camuzzi”4, el 4 de junio de 1999; y “Errepar”5 el 5 de marzo de 1999.- En éste último se suspendió el registro de dominio previa caución real de dos mil pesos.
En los autos caratulados: “Pines S.A. c/Nexus Internet Services s/medidas cautelares”6, se decidió también el 5/3/99, en similares términos que los precedentemente citados, pero el Señor Juez fue más allá y no solamente ordenó la suspensión del registro del nombre de dominio en “Nic- Argentina”, sino que asimismo ordenó su registro a nombre del actor, es decir del titular de la marca.
Ambito Internacional. Se han presentado también casos en otros países con la misma tendencia en poner coto a la actividad especulativa de los “squatters” favoreciendo a los titulares de marcas.
En Inglaterra el “leading case” lo constituyó “Marks & Spencer v. One in a Million”7. En el mismo el apelante había registrado nombres famosos como “M & S”; “Sainsbury Plc”; “Virgin Enterprises Ltd. British Telecommunications Plc.”; “Ladbrokes Plc”; “Burger King”, entre otros. La Corte de Apelación estableció que la práctica del apelante (demandado) de registrar marcas conocidas como dominios con el propósito de bloquear su uso a los propietarios de las marcas, ofreciendo la cesión a cambio de dinero, era uso fraudulento y violación a los derechos marcarios en el curso del comercio en los términos de la Ley de Marcas de 1994. La citada Corte rechazó los argumentos del apelante que en líneas generales sostenía que la mera registración no implicaba uso fraudulento. Asimismo, el tribunal decidió que la registración de un nombre distintivo, implica para las personas que consultan el registro una asociación entre el registrante y la reputación comercial del nombre que parecería pertenecerle. También estableció que la registración del nombre de dominio causa daño al diluir la reputación comercial y por lo tanto, en este caso en particular, los nombres de dominio eran instrumentos fraudulentos.
Aplicación de las reglas del “I.C.A.N.N. Creemos que no caben dudas sobre la correcta decisión impartida tanto por los tribunales nacionales como internacionales en los casos citados, donde una empresa de trayectoria veía jaqueados sus intereses por un oportunista que había registrado como nombre de dominio una marca ajena.
Por ello las reglas de solución de disputas establecidas por “I.C.A.N.N.” que determinan que el titular del dominio debe tener un legítimo interés, y no hacerlo con mala fe son plenamente aplicables a los casos citados en los apartados anteriores. Dentro de los casos de mala fe se encuentra el de registrar para comerciar dicho dominio.
A nuestro juicio las citadas reglas resultan ser perfectamente aplicables a los supuestos planteados entre un registrante sin interés legítimo o mala fe, permitiendo abreviar significativamente la solución de los mismos.
DELITOS EN LA RED: Acto de apropiarse indebidamente de un nombre ajeno. Es uso indebido aquel que crea confusión o contribuye a causarla; también es uso indebido aquel que se beneficia con el prestigio de una marca ajena. En caso de ausencia de dolo, no merecen la sanción de delito pero deben ser reparados civilmente.
1- Linking-Vinculación: consiste en vincular páginas que incluyan información de contenidos publicados en la red al que se puede acceder también de manera independiente del primero. Resultaría un plagio ya que el trabajo ajeno ha quedado incorporado en partes sustanciales. Al propio de quien realiza la vinculación. Sin embargo la naturaleza de la red global es la de constituir un medio idóneo para rastrear información diversa y dispersa en el sentido geográfico tradicional. Justamente el linking hace entonces a la esencia misma de la red y las derivaciones razonables a otros trabajos se han considerado una práctica aceptable.
2- Deep Linking: en cuando a marcas, el linking permite producir fácilmente deformaciones del contenido, accediendo al sitio en cuestión de modo que evite las páginas que incluyen dichos contenidos identificatorios o que resulten inconvenientes para quien realiza la vinculación, induciendo a confusión sobre el origen del contenido, servicios o mercadería que aparezcan en el sitio accedido. Puede tipificarse como conducta punida por el artículo 159 del Código Penal.
3- Metatagging-Metarotulado: entre las formas de localizar contenido en la red están lso motores de búsqueda que permiten encontrar la información deseada mediante la introducción de palabras clave en base a las cuales el motor rastrea la red o porciones de la red previamente definidas tanto en sus títulos como en sus contenidos. Parte de la búsqueda se realiza a través de palabras clave o códigos fuente insertadas en el sitio que pretende ser encontrado mediante esa palabra. Esas claves o metatags están ocultos de la vista de la persona que busca pero no para el motor de búsqueda que la utiliza como parámetro. Quien suministra productos o servicios a través de la red elige que metatags identificarán su website a fin de ser encontrado. Así puede producir deformaciones llegando a desviar a quien busca de los sitios a los realmente quería acceder.
4- Framing-Enmarcado: es una práctica habitual la de realizar publicidad en los sitios de la red. Cuando los contenidos de los sitios se tornan populares, quien administra ese sitio puede percibir un canon por permitir la inserción de publicidad. Este delito consiste en establecer un vínculo con una página ajena y además ocultar ciertas porciones, mensajes o publicidad en dicha página mediante la superposición de contenido, mensajes, barras de color y otras marcas sobre las porciones no deseadas de la página vinculada. Esto constituye en general un acto de competencia desleal.
“Squatter” es quién registra una marca reconocida en el mercado con meros fines especulativos, generalmente ofreciendo la venta del mismo al propio titular de la marca registrada, sin intención de usarlo.-
Michael Blankeney – Director, Asia Pacific Intellectual Property Law Institute. “Interfacing Trade Marks and Domain Names” – “28” -p.7/8 – http://www.murdoch.edu.au /elaw/issues http://www.murdoch.edu.au/elaw/issues/v6n1/blakeney61nf.html; Sally M.Abel – “Trademark Issues in Cyberspace: The Brave New Frontier” – “E. The Courts Weigh in on Trademark and Domain Disputes- 2. U.S. Courts” -p.11/12 –“http://www.mttlr.org/ volfive/abel.html”.
“Heladerias Freddo S.A. c/ Spot Network s/apropiación indebida de designación y marca “FREDDO” en función de nombre de dominio Internet”, que tramitara por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 7, a cargo del Dr. Luis María Marquez.-
4. “Camuzzi de Argentina S.A. c/Arnedo, Juan Pablo s/Medidas Cautelares”, que tramitara en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 4, del Dr.Marcelo Eugenio Wathelet.-
5. “Errepar S.A. c/Besana, Guillermo Antonio s/medidas cautelares” por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 3, a cargo del Dr. Roberto Raúl Torti.-
6. “Pines S.A. c/Nexus Internet Services s/medidas cautelares” tramitó por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 5, a cargo del Dr. Jorge D. Anderson.-
7. Sally M.Abel – “Trademark Issues in Cyberspace: The Brave New Frontier” – “E. The Courts Weigh in on Trademark and Domain Disputes- 2. Non- U.S. Courts” -p.14 –“http://www.mttlr.org/ volfive/abel.html”; Michael Blankeney – Director, Asia Pacific Intellectual Property Law Institute. “Interfacing Trade Marks and Domain Names” – “22” -p.5 – http://www.murdoch.edu.au/elaw/issues/v6n1/blakeney61nf.html.


Autor:Dra María Sol Alonso

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Gonzalo Jeangeorges picture

Soy Abogado matriculado en Rosario (1999) Escribano (2006) Y ahora Mediador (2009) prejudicial (2013).
Mi Estudio Jurídico esta, ubicado en la calle Italia 1607 P.B.de la ciudad de Rosario, donde ejerzo la abogacía.
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Tengo experiencia profesional como Abogado en Sucesiones y Divorcios, Exequatur, Siniestros y Jubilaciones y Pensiones, Cobranzas, Alquileres y Desalojos.
Ofrezco desde el año 2000 mis servicios desde el sitio www.abogadosrosarinos.com  Portal jurídico de Rosario que atiende consultas en línea, gestoría y diligencias.
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